Mandataire unique

extrait du livre « La valorisation de la recherche publique : Eléments fondamentaux et avancés sur le processus de transfert » édité par le réseau C.U.R.I.E
 

« A finalité d’accélération, l'article L.533-1 du Code de la recherche impose aux personnes publiques investies d’une mission de recherche¹ copropriétaires d’une ou de plusieurs inventions, pouvant conduire au dépôt de brevets, certificats d’utilité, connaissances techniques (c’est-à-dire topographies de semi-conducteur et obtentions végétales), logiciels, bases de données ou savoir-faire, de s’entendre sur la désignation, soit de l’un d’entre eux, soit d’une personne morale tierce de droit privé ou public, pour, au compte des autres, gérer et valoriser les droits codétenus. Ces établissements publics sont, en pratique, souvent cotutelles des laboratoires (tutelles principales, secondaires ou associées). La personne publique choisie ou la personne morale tierce retenue est appelée « mandataire unique ». 

Les articles D533-2 à D533-15 du Code de la recherche relatifs à la gestion de la copropriété des résultats de recherche positionne un mandataire unique par unité de recherche² , désigné conjointement par les personnes publiques parties prenantes de l’unité (D533-2 du Code de la recherche). Ainsi, la désignation du mandataire unique ne se fait plus résultat par résultat : toute la PI générée dans l’unité est gérée par un même mandataire qui peut être l’une des cotutelles de l’unité ou une personne morale tierce de droit privé ou public (D533-4 du Code de la recherche). Il est toutefois laissé la possibilité aux établissements cotutelles de l’unité de désigner un autre mandataire unique pour un domaine d’exploitation défini ou un périmètre de l’unité déterminé (article D533-2 -3ème alinéa du Code de la recherche). Cette ouverture permet de prendre en compte une expertise particulière de valorisation d’un des établissements cotutelles ou d’un tiers pour la constitution et la valorisation de grappes de propriété intellectuelle des personnes publiques investies d’une mission de recherche. 

L’article D533-2 2ème alinéa du code de la recherche stipule que la désignation du mandataire unique par unité, domaine ou périmètre s’effectue dans le mois qui suit la décision de création administrative de l’unité ou de son renouvellement et pour sa durée. En cas de renouvellement de l’unité à l’identique, sauf décision contraire dans le mois qui suit, le mandataire unique préalablement désigné est tacitement reconduit. 

Au cas où le résultat impliquerait plusieurs unités de recherche (article D533-2 dernier alinéa du Code de la recherche), le mandataire unique serait le mandataire de l’unité dont les inventeurs ou auteurs ont contribué majoritairement à l’obtention du résultat, sauf accord contraire dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration d’invention par les mandataires uniques. En cas de contributions égales, le mandataire unique serait celui qui a notifié en premier les mandataires uniques des autres unités de sa décision de protéger et de valoriser ledit résultat. 

Si des personnes publiques mènent conjointement des recherches dans un périmètre ne relevant pas d’une unité de recherche (D533-3 du Code de la recherche), la désignation du mandataire unique s’effectue dans un délai d’un mois à compter du début de l’activité de recherche. Dans ce cadre, si une convention de collaboration de recherche ou un accord-cadre est signé entre ces personnes publiques, alors le mandataire unique peut y être désigné.

Les missions du mandataire unique sont élargies à la possibilité de négocier et de signer la cession des résultats protégés par des droits de propriété intellectuelle couverts par l’article L533-1 du Code de la recherche V- (D533-8 ° du Code de la recherche). Pour cela, les conditions relatives à cette cession doivent lui avoir été transmises lors de sa désignation (sur le périmètre global ou partiel d’une unité ou dans un domaine d’exploitation) ou dans le cadre de la signature d’une convention de copropriété (règlement de copropriété pour une demande de brevet ou d’indivision pour un logiciel et d’exploitation valant mandat) entre les personnes publiques relevant du décret copropriétaires du résultat. Il est également explicitement mentionné la possibilité pour le mandataire unique de négocier et de signer les accords de confidentialité dans le cadre d’une action de valorisation. Il est aussi précisé que les licences qu’il négocie et signe peuvent être exclusives ou non exclusives. Enfin, une mention complémentaire est ajoutée sur le devoir d’information du mandataire unique de tout acte de contrefaçon ou autres litiges sur les résultats afin que les mandants puissent agir.

L’article D533-11 du code de la recherche précise que chaque copropriétaire peut à tout moment céder sa quote-part et que les autres copropriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de 3 mois. 

Le mandataire unique peut confier tout ou partie de ses missions à un tiers (article D533-12 du Code de la recherche). L’article D533-13 du code de la recherche stipule qu’en l’absence de convention contraire antérieure, le mandataire unique prend en charge tous les frais liés à sa mission. L’arrêté du 5 mai 2021 fixe les conditions et modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique. Il prévoit que le mandataire unique se rembourse de ses frais directs sur les éventuels revenus d’exploitation puis, sur le solde restant appelé revenus nets d’exploitation, prélève 20% au titre des frais indirects engendrés par ses missions. Si le mandataire unique confie la totalité de ses missions à un tiers, il ne peut prétendre à aucune rétribution au titre des frais indirects. Si les missions et les frais associés sont répartis entre le mandataire unique et un tiers, le mandataire unique prélève sur les revenus perçus, au titre des frais indirects qu'il a supportés pour l'exercice du mandat, une part forfaitaire correspondant à huit pour cent (8 %) du montant de ces revenus, déduction faite des frais directs. Il est précisé que la rédaction d'accords entre les personnes publiques relatifs à la copropriété des résultats, la négociation des conventions définissant les conditions du transfert de tout ou partie des missions du mandataire unique à une personne morale tierce, conformément à l'article D533-12 du code de la recherche, ainsi que la mission visée au 6° de l'article D533-8 du code de la recherche (i.e. encaissement et  redistribution aux personnes publiques copropriétaires des revenus tirés de l'exploitation des résultats) ne donnent pas droit au prélèvement de la part forfaitaire. Après remboursement des frais du mandataire unique, la répartition des revenus d’exploitation entre copropriétaires s’effectue selon des règles de rétribution prédéfinies ou, à défaut d’accord préalable à la redistribution, à parts égales entre les établissements copropriétaires³  (article D533-11 du Code de la recherche).

Pour permettre au mandataire unique de réaliser correctement ses missions (article D533-7 du Code de la recherche), tout document de déclaration d’invention ou de présentation d’un résultat reçu par un des établissements publics de l’Unité de recherche ou des établissements menant conjointement une activité de recherche doit être transmis au mandataire unique désigné. Les établissements mandants doivent répondre à toute sollicitation du mandataire unique. Ils l’informent de tout cas d’exploitation non autorisé ou de divulgation d’un résultat en cours de protection ou inclus dans un savoir-faire dont ils auraient connaissance. »
 

² Unité de recherche : laboratoire de recherche recevant des moyens de plusieurs établissements publics et/ou d’associations et/ou fondations reconnues d’utilité publique. Plus précisément, d’après l’article L313-1 du code de la recherche « Les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les associations et fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 peuvent comporter des unités de recherche. Ces dernières administrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement. Ces unités peuvent relever aussi d'autres établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur ou au service public de la recherche. Lorsque l'unité relève de plusieurs établissements, le directeur de l'unité est placé sous l'autorité conjointe de leurs dirigeants. »

³ DicoValo : Quote-part